Tony’s Chocolonely’s look-a-like chocoladerepen: IE-recht inbreuk?

Misschien heb je ze wel zien liggen in de schappen van de supermarkt: de nieuwe limited edition chocoladerepen van Tony’s Chocolonely. Met de campagne “Sweet Solution” probeert Tony’s awareness te creëren voor de misstanden in de chocolade-industrie. De repen doen qua uiterlijk verdacht veel denken aan andere bekende chocolademerken (KitKat, Twix, Toblerone en Ferrero Rocher), maar zijn daarentegen 100% slaafvrij geproduceerd. Tony’s hoopt met de actie te laten zien dat alle chocolade op een eerlijke manier kan worden geproduceerd. Een “sweet solution” voor een bittere realiteit, aldus Tony’s. Hoewel de actie sympathie oproept, is het nog maar de vraag of Tony’s dit wel op deze manier mag doen. Benieuwd hoe dit juridisch zit? Lees dan snel verder!  

Bron: https://tonyschocolonely.com/nl/nl/sweet-solution

Merkinbreuk door Tony’s?

Een merk is een teken waarmee een product of dienst onderscheiden kan worden van andere producten of diensten. Er zijn verschillende soorten merken: woordmerken, beeldmerken, vormmerken en zelfs geluidsmerken. De houder van een geregistreerd merk heeft het exclusieve recht dit teken voor bepaalde waren of diensten te gebruiken. Aannemelijk is dat de producenten van de nagemaakte chocoladerepen niet alleen het woordmerk (bijvoorbeeld “KitKat”), maar ook de “get up” van de verpakking als merk hebben geregistreerd (een rode verpakking met een ovale witte cirkel met rode rand en een rode tekst). 

Hoewel de verpakkingen van de look-a-like repen overduidelijk met de nagemaakte merken overeenstemmen, is hier niet zonder meer sprake van merkinbreuk. Merkinbreuk vereist verwarringsgevaar bij de gemiddelde consument. Hiervan is onder andere sprake wanneer de consument in de veronderstelling is dat hij een KitKat-reep koopt, terwijl hij in werkelijkheid een chocoladereep van Tony’s koopt. Er kan ook sprake zijn van verwarring wanneer bij de consument de indruk wordt gewekt dat de reep afkomstig is van dezelfde onderneming die de KitKat-chocolade produceert. Hoe groter de onderscheidingskracht en bekendheid van het nagemaakte merk, hoe eerder er sprake zal zijn van verwarringsgevaar. Gezien de hoge mate van overeenstemming en de bekendheid van de nagemaakte merken achten wij het verwarringsgevaar aanwezig en ligt merkinbreuk op de loer. Het is aan de merkhouders van de nagemaakte repen om het bestaan van het verwarringsgevaar aan te tonen. 

Bekende chocolademerken

Dat KitKat, Twix, Toblerone en Ferrero Rocher bekende merken zijn, is nog om een tweede reden relevant. De houder van een bekend merk kan namelijk ook optreden tegen merkgebruik dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Tony’s probeert met de actie misstanden in de chocolade-industrie aan de kaak te stellen. De nagemaakte merken zouden niet slaafvrij worden geproduceerd, en worden dan ook door Tony’s in een kwaad daglicht gesteld.  

Slaafvrij een geldige reden?

Dit betekent echter niet dat daarmee de kous af is. Het aankaarten van maatschappelijke problemen kan namelijk een ‘geldige reden’ voor merkinbreuk opleveren. Indien er door de producenten van de nagemaakte repen daadwerkelijk mensenrechten worden geschonden, zou dit de afbreuk aan de reputatie van de merken kunnen rechtvaardigen. 

Vergelijkende reclame

In de marketingcampagne vergelijkt Tony’s haar chocolade met die van de concurrent. Tony’s Chocolonely zou gemaakt worden van slaafvrije cacao, terwijl de andere merken zich zouden inlaten met moderne slavernij en illegale kinderarbeid. Hoewel de merknamen door Tony’s niet letterlijk worden genoemd, is het voldoende duidelijk dat het om KitKat, Twix, Toblerone en Ferrero Rocher gaat. Er is derhalve sprake van vergelijkende reclame. 

Hoewel vergelijkende reclame in beginsel is toegestaan, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De vergelijking mag niet leiden tot verwarring tussen de look-a-likes en de originele repen, en ook het schaden van de eer en goede naam van de concurrent is niet toegestaan. Ook hier lijkt Tony’s Chocolonely de grens weer op te zoeken.  

Auteursrecht 

In tegenstelling tot het merkenrecht is voor auteursrechtelijke bescherming geen registratie vereist. Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde, wetenschap en kunst welke een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel dragen. Dit is een lage drempel waaraan snel wordt voldaan. De vormgeving van de verpakkingen van KitKat, Twix, Toblerone en Ferrero Rocher zijn dan ook auteursrechtelijk beschermd. 

Om te beoordelen of er sprake is van auteursrechtinbreuk moet worden beoordeeld in hoeverre de totaalindrukken van de bestaande repen en de look-a-likes overeenstemmen. Wanneer op basis van de totaalindrukken de indruk wordt gewekt dat er sprake is van ontlening, wordt de bewijslast omgedraaid. Het is dan aan de inbreukmaker om aan te tonen dat hij het ontwerp niet heeft ontleend aan het werk van een ander. Dit laatste is in het geval van Tony’s Chocolonely natuurlijk niet aan de orde, zij hebben immers toegegeven dat het om look-a-like repen gaat. 

Een riskante campagne

De marketingcampagne lijkt een groot succes. De repen vliegen over de toonbank, en tegelijkertijd wordt de consument met de neus op de feiten gedrukt. Het is Tony’s Chocolonely zonder twijfel gelukt om meer aandacht te creëren voor de misstanden in de chocolade-industrie, maar niet zonder risico. Merkinbreuk, auteursrechtinbreuk en onrechtmatige vergelijkende reclame liggen op de loer. 

Het is echter nog maar de vraag of de merkhouders van Twix, KitKat, Toblerone en Ferrero Rocher daadwerkelijk in actie zullen komen tegen Tony’s Chocolonely. Het instellen van een inbreukactie zou de merken namelijk nog wel eens nóg meer negatieve publiciteit kunnen opleveren, zeker wanneer je je bedenkt dat de opbrengsten van de ‘Sweet Solution’-campagne naar het goede doel gaan. 

Wil je meer weten over IE-recht en chocolade? Benieuwd of Toblerone en KitKat erin geslaagd zijn om hun kenmerkende vorm te beschermen? Lees dan ook deze blog over de bescherming van de vormmerken!