Wat gebeurt met de merkrechten van een failliete onderneming?

Failliet! De nachtmerrie van iedere ondernemer wanneer je heel je ziel en zaligheid in je levenswerk hebt gestopt. Helaas is het soms onvermijdelijk. Wat er met de bezittingen gebeurt is bekend; die worden via een faillissementsverkoop verkocht, waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Wat wellicht minder bekend is, is wat er gebeurt met de merkrechten van een failliete onderneming…

Merkrechten in de boedel

Intellectueel eigendomsrechten maken een belangrijk deel uit van een onderneming. Merkrechten die in Nederlandse handen zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands vermogensrecht. Een vereiste voor een vermogensrecht is overdraagbaarheid. Behalve persoonlijkheidsrechten zijn alle intellectueel eigendomsrechten overdraagbaar. Een merkrecht is dus een absoluut vermogensrecht op grond van artikel 3:6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Op grond van artikel 20 van de Faillissementswet (Fw), omvat het faillissement het volledige vermogen van de schuldenaar. De failliete merkhouder beschikt niet langer over het beheer van zijn vermogen (artikel 23 Fw). Bij een faillissement zal de curator zo veel mogelijk willen verkopen om schulden af te kunnen lossen, waaronder de merkrechten die in de faillissementsboedel vallen. De merken staan gewoon nog ingeschreven in het merkenregister en zijn dan ook nog geldig. Dat de merkhouder failliet is, maakt daarvoor geen verschil. De curator kan nog steeds de op de merken rustende rechten inroepen en derden verbieden inbreuk daarop te maken. Daarbij kan hij ook een schadevergoeding vorderen, wat ook weer gunstig is voor het genereren van inkomsten ten behoeve van de failliete boedel. 

Zekerheidsrechten

Na een faillissement kunnen de schuldeisers hun vorderingen indienen bij de curator. Zij zullen in de rij moeten aansluiten om hun vordering naar evenredigheid voldaan te krijgen. Een uitzondering op de verdeling naar evenredigheid zijn op het merk gevestigde zekerheidsrechten. Een zekerheidsrecht is bijvoorbeeld pandrecht. Door een pandrecht te vestigen op een merk wordt er voor een krediethouder een zekerheid gecreëerd dat een vordering wordt terugbetaald. De pandhouder kan dan als separatist, alsof er geen faillissement is, de merken verkopen. 

Paulianeus handelen

De faillissementswet heeft als uitgangspunt dat wanneer een schuldenaar weet dat een faillissement niet meer te voorkomen is, alle schuldeisers hun vordering evenredig voldaan moeten krijgen. Wanneer schuldeisers worden beperkt in hun verhaalsmogelijkheden, kan er sprake zijn van paulianeus handelen. De curator kan een rechtshandeling die de verhaalsmogelijkheden beperkt vernietigen waarbij merken zijn verkocht, geleverd en overgedragen. Die merken moeten in beginsel worden terug geleverd aan de curator. Kopers die merken te goeder trouw hebben gekocht, maar die wel paulianeus zijn verkocht, hoeven niet terug naar de curator (art. 51 lid 2 Fw).  

De vraag of er al dan niet sprake is van paulianeus handelen speelt momenteel bij de verkoop van de merknaam D-reizen. De merknaam is vlak voor het faillissement van het moederbedrijf D-rt Groep door de directeuren overgedragen naar hun privébedrijf. Door het merk uit de boedel te halen, wordt het merk minder waard. Er is sprake van paulianeus handelen indien D-reizen wist dat het faillissement niet meer te voorkomen was en om die reden handelingen verricht om zo in een bevoorrechte positie te komen. Het verkrijgen van een merknaam kan zo’n handeling zijn. 

Verlies van je merkrechten voorkomen

Wanneer de merkrechten van jouw onderneming binnen de failliete boedel van de onderneming vallen, zal de curator deze proberen te verkopen om zo inkomsten te kunnen genereren. Dit wil je niet wanneer je voornemens bent een doorstart te maken met deze merkrechten. Concurrenten krijgen namelijk ook de mogelijkheid om mee te bieden in het proces. 

Een mogelijkheid is om de merkrechten ergens anders onder te brengen dan de werkmaatschappij. Bijvoorbeeld een holding neemt vaak geen deel aan het economisch verkeer, wat de kans op een faillissement kleiner maakt. Door een licentieovereenkomst te sluiten tussen de holding en de werkmaatschappij kan de werkmaatschappij de merkrechten gebruiken. In de licentie kun je duidelijke afspraken maken over onder andere het gebruik en op welk moment de licentie eindigt. Houdt er rekening mee dat je tijdig actie onderneemt. Indien je dat pas doet op het moment dat een faillissement onvermijdelijk lijkt te zijn, kan het te laat zijn. 

Kort en goed

De merkrechten van jouw onderneming vallen volgens het Burgerlijk Wetboek onder de vermogensrechten. Dat betekent dat deze rechten bij een faillissement automatisch in de boedel vallen en door de curator mogen worden verkocht. Onder het nom ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het verstandig om je intellectuele eigendomsrechten goed te beschermen. Regel dit op tijd en maak bij het eventueel aangaan van een licentie duidelijke afspraken over wat er gebeurt bij een faillissement. Belangrijk is om te anticiperen op zo’n situatie om de IE-rechten van jouw onderneming zo te kunnen beschermen.