geplaatst in Ondernemers

Merkinbreuk via Google Ads

maart

Bij het starten van een onderneming is de naam van jouw onderneming een van de eerste beslissingen die je neemt. Je bent gelukkig vrij in de keuze van je handelsnaam. De naam die je kiest voor je bedrijf is vaak een naam die goed past bij jou, bij je bedrijf en de activiteiten binnen jouw bedrijf en je wil natuurlijk dat de naam bij consumenten blijft hangen. De bescherming op grond van de Handelsnaamwet is beperkt, dus je kunt besluiten jouw handelsnaam ook als woordmerk te registreren. Wanneer je ook een woordmerk hebt geregistreerd, ben je beschermd wanneer op enig moment een concurrent inbreuk maakt op zowel jouw merk- als handelsnaamrechten. In een recente zaak heeft deze situatie rondom merkinbreuk en AdWords (Google Ads) zich voorgedaan.

Kringloopwinkels ‘Rataplan’

Steunstichting Rataplan Beheer (hierna: Rataplan Beheer) heeft verschillende kringloopwinkels in Nederland, waaronder in Alkmaar (Zijperstraat 46-50). Zij bieden onder de handelsnaam ‘’Rataplan’’ hun diensten aan. Rataplan Beheer is houdster van het Benelux woordmerk ‘’RATAPLAN” (BOIP: 1359650). De andere partij in deze zaak, Stichting Kringloopbedrijf Goedwerk Alkmaar, heeft een winkel in tweedehands goederen met de handelsnaam Kringloopwinkel Alkmaar. Kringloopwinkel Alkmaar is gevestigd aan de Zijperstraat 30 te Alkmaar. Beide partijen bieden een ophaalservice aan.

‘Gentlemens agreement’

Rataplan Beheer beroept zich op inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten ten aanzien van de naam ‘’Rataplan’’. Deze term is door Kringloopwinkel Alkmaar ingekocht als zoekwoord in de zoekadvertentiedienst Google Ads. Dit betekent dat wanneer gebruikers zoeken op “Rataplan” zij naast reguliere zoekresultaten, ook de advertentie zien van Kringloopwinkel Alkmaar.

Rataplan Beheer en Kringloopwinkel Alkmaar hebben in oktober 2019 een ‘gentlemens agreement’, gesloten met in dat kader de toezegging door Kringloopwinkel Alkmaar om ‘’Rataplan’’ niet meer als Google Ad in te kopen. Kringloopwinkel Alkmaar verbindt hier verder geen beperkingen of dwangsommen aan.

Wel of geen inbreuk via Google Ads?

Rataplan Beheer stelt niet veel later vast dat Kringloopwinkel Alkmaar nog steeds gebruik maakt van de Ad ‘’Rataplan”en startte een kort gedingprocedure bij de rechtbank. Het gebruikte teken is (‘’Rataplan’’ als Ad) gelijk aan het woordmerk en het teken wordt gebruikt voor dezelfde diensten als waarvoor het merk is ingeschreven zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. Rataplan Beheer stelt dat Kringloopwinkel Alkmaar door het gebruik van haar merk als Google Ad zowel de herkomstaanduidingsfunctie als de investeringsfunctie van haar merk aantast en daarmee een inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er door de tekst van de advertentie via Google, zoals aanvankelijk door Kringloopwinkel Alkmaar werd gehanteerd, mogelijk verwarring ontstaat. De aard van beide ondernemingen alsook de vestigingsplaats zijn in dit geval immers gelijk.

Zoekwoord of merkwoord

Gelet op de inbreuk van Kringloopwinkel Alkmaar in het recente verleden en gezien het feit dat Kringloopwinkel Alkmaar geen onthoudingsverklaring met boetebeding wilde tekenen, bestaat er voldoende aanleiding om de vordering van Rataplan Beheer tot het niet inkopen van de naam ‘’Rataplan’’ als zoekwoord in Google Ads toe te wijzen. Zonder een getekende onthoudingsverklaring met boetebeding ontbreekt namelijk de stok achter de deur voor Kringloopwinkel Alkmaar om geen inbreuk te maken en blijft er sprake van voldoende serieuze dreiging tot verder onrechtmatig handelen. Iets wat je als ondernemer dus niet wil, zeker gezien het feit Kringloopwinkel Alkmaar de toezegging om ‘’Rataplan’’ niet meer te gebruiken in principe slechts deed voor een periode van zes maanden.

Over merkinbreuk

De vordering van Rataplan beheer wordt slechts gedeeltelijk toegewezen; Kringloopwinkel Alkmaar moet elk gebruik van de merk- en handelsnaam ‘’Rataplan’’ staken en gestaakt houden, Google advertenties met die naam verwijderen of intrekken en krijgt een dwangsom opgelegd.

Het merkenrecht biedt een ruimere bescherming dan het handelsnaamrecht. Indien er verwarringsgevaar bestaat kun je in beginsel optreden tegen het gebruik van een gelijkend merk/gelijkende handelsnaam voor dezelfde waren/diensten. Daarnaast kan de houder van een merk een adverteerder bij verwarringsgevaar verbieden op basis van een met dat merk gelijk of overeenstemmend zoekwoord reclame te maken voor dezelfde waren/diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. ‘’Rataplan’’ als Ad mag daarom worden verhinderd in het gebruik ervan. Wanneer de handelsnaam ook als merk wordt gebruikt voor producten of diensten is het daarom verstandig om de handelsnaam tevens als merk in te schrijven!