Merkenrecht: overdracht of licentie?

Er kunnen en worden steeds meer verschillende merken geregistreerd. Jij hebt ook een merk geregistreerd, de zaken lopen goed, maar je besluit het roer om te gooien. Als merkhouder kun je besluiten om je merk over te dragen of een licentie te verlenen aan een derde. Je kunt hier als merkhouder voordeel uithalen. Nu alleen nog de afweging maken wat voor jou het meest aantrekkelijk is.

Wat valt er onder het gebruik van een merknaam?

Artikel 2.1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) bepaalt dat enkel tekens die ten doel hebben waren of diensten te onderscheiden een geldig merk zijn. De merkhouder verkrijgt hiermee het exclusieve recht om het merk in het economisch verkeer te gebruiken. 

Artikel 2.20 lid 2 BVIE noemt een aantal gebruiksvormen van een merk of een overeenstemmend teken die niet zijn toegestaan om te gebruiken. Een van die vormen is het gebruik van een teken in stukken voor zakelijk gebruik en advertenties, zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 3 sub e BVIE. Hier wordt met ‘gebruik’ niet alleen het gebruik van het teken op verpakkingen of waren bedoeld, maar ook gebruik van dit teken op briefpapier, advertenties, zakelijke mailtjes, facturen en visitekaartjes. Wat wel is toegestaan is privégebruik of gebruik voor zuiver wetenschappelijke doeleinden. 

Overdragen of licentie van een merk 

Artikel 2.31 BVIE biedt de mogelijkheid een merk over te dragen. Een merk wordt na verloop van tijd meer waard en daarom kan het aantrekkelijk zijn het merk te verkopen. Je kunt ook besluiten het merk te behouden, maar het enkel te willen overdragen aan een andere rechtspersoon. 

Voor de overdracht bestaat de mogelijkheid tot een gehele of gedeeltelijke overdracht. Bij een gehele overdracht wordt het merk overgedragen voor alle waren of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Bij een gedeeltelijke overdracht wordt het slechts voor een deel van de waren en diensten gedaan. Op grond van artikel 2.31 lid 1 sub a BVIE is vereist dat de overdracht schriftelijk wordt vastgelegd. Partijen moeten een akte, zoals bedoeld in artikel 3:95 van het Burgerlijk Wetboek (BW), tot overdracht van een merk ondertekenen. In die akte kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden als partijen dat wensen. Bedenk vooraf voor jezelf dus goed wat jouw voorwaarden zijn om het merk over te dragen. 

Gebruiksrecht verlenen aan een derde

Naast het overdragen van je merk is het ook mogelijk om een licentie te verlenen. De merkhouder kan voordeel halen uit de economische waarde door aan een derde een licentie te verlenen. Door dit te doen geef je een derde toestemming jouw merk te gebruiken tegen betaling van royalties. Jij als merkhouder blijft, anders dan bij het overdragen van een merk, rechthebbende van het merk. De wet geeft zelf geen definitie van een licentie. Je hebt een grote vrijheid als het gaat om de invulling van een licentieovereenkomst. In de overeenkomst worden de voorwaarden nauwkeurig vastgelegd, zoals geldigheidsduur, het toepassingsgebied, of het voor een deel of het geheel van de producten/diensten geldt, exclusief/niet-exclusief gebruik, enzovoorts. Het is dan ook belangrijk om goed duidelijk te hebben waar de inhoud van die overeenkomst op ziet om zo conflicten te voorkomen. 

Merkinbreuk door gebruik door een derde

Stel, iemand verkoopt zijn schoenenmerk en verliest daarmee het exclusieve gebruiksrecht, maar stuurt naar voormalige klanten een mail om aan te geven onder een nieuw schoenenmerk verder te gaan en noemt daarbij tevens de verkochte merknaam. Hiermee loopt je het risico verwarring te wekken bij de consumenten. Ze kunnen onterecht denken dat er een link bestaat tussen het verkochte merk en het nieuwe merk. Artikel 2.20 lid 3 sub e BVIE bepaalt dan ook het volgende: ‘verboden kan worden het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties’. 

Mercedes-Benz zonder toestemming

Een mooi voorbeeld is het arrest van het Hof van Justitie van 3 maart 2016. Het ging er hier om dat een garage zonder toestemming gebruik maakte van het merk Mercedes-Benz. De garage plaatste advertenties waarin de garage zichzelf een erkend Mercedes-Benz garagehouder noemde en dit op een website plaatste. Het Hof oordeelde in dit geval dat er door het gebruik van een dergelijke advertentie in de context van de handelsactiviteiten van de garage sprake is van een gebruik van het merk in het economische verkeer en voor waren en diensten die de garage aanbiedt. Artikel 2.20 lid 2 BVIE bevat volgens het Hof soorten gebruik die de merkhouder kan verbieden. Het gaat hier om actieve gedragingen van een derde, zoals het ‘aanbrengen’ van het teken op de waren en op hun verpakking, het ‘gebruik’ van het teken in stukken voor zakelijke doeleinden en in advertenties, het ‘aanbieden’, ‘in de handel brengen’ of het ‘in voorraad hebben’ van waren en het ‘invoeren’ of ‘uitvoeren’ van waren dan wel het ‘aanbieden’ of ‘verrichten’ van diensten onder dat teken. Een hele mond vol dus. In dit geval werd er geoordeeld dat er geen sprake is van gebruik dat door de merkhouder kan worden verboden wanneer de advertentie niet door of namens een derde is geplaatst of, ingeval de derde de advertentie wel heeft geplaatst met toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van de website bij wie de advertentie was besteld uitdrukkelijk heeft gevraagd de advertentie of de vermelding van het merk te verwijderen. Het ligt er in dit geval dus aan wie de advertentie plaatst en of de derde zich heeft ingespannen de vermeende inbreuk ongedaan te maken. 

Overdracht of licentie: leg afspraken vast!

Of je jouw merk nu overdraagt of aan een derde gebruiksrecht verleent: bij zowel overdracht als licentie is het mogelijk om nadere afspraken te maken over wat partijen wensen. Door het opstellen en het laten ondertekenen door beide partijen van een akte of overeenkomst, ontstaat er een juridisch bindend document. Het is echt heel belangrijk dat je alle afspraken duidelijk op papier hebt staan indien er in de toekomst onverhoopt een conflict ontstaat.