Inbreuk door overeenstemmende merken – Verwarringsgevaar

Je hebt recht op bescherming van je merk als je dat merk hebt laten inschrijven in de registers. Een uitgebreid artikel over dit onderwerp vind je hier.

Op grond van artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) heb je vergaande mogelijkheden om een verbod te vorderen als een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt. Als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met een merk dat identiek is aan dat van jou, dan kun je hiertegen optreden. Meer over dit eerste inbreukcriterium lees je hier.

Een merkhouder kan ook verbieden dat een concurrent een teken gebruikt dat overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan. Dit meest gebruikte inbreukcriterium is opgenomen in lid 2 sub b van artikel 2.20 BVIE. In dit artikel lees je op welke manier dit tweede inbreukcriterium van het merkenrecht in de praktijk wordt getoetst.

Kornuit vs. Kordaat

Grolsch is sinds 2013 eigenaar van het woordmerk ‘Kornuit’ (BOIP: 1269843 en BOIP: 1282553) voor bieren en horecadiensten. Sinds april 2018 heeft Grolsch ook het beeldmerk (zie hieronder en BOIP: 1368999). Eind oktober 2018 brengt Lidl bier op de markt met de naam ‘Kordaat’ (BOIP: 1378414). Grolsch is van mening dat het gebruik van de naam ‘Kordaat’ door Lidl inbreuk maakt op de merkenrechten van Grolsch. De rechter is echter van mening dat Lidl het biermerk Kordaat mag blijven verkopen. Om te begrijpen hoe de rechter tot dit oordeel kwam, worden de voorwaarden uit artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE besproken.

Gebruik van het merk in het economisch verkeer

Lidl gebruikt, volgens Grolsch, een overeenstemmend teken actief binnen het economisch verkeer voor gelijke waren als die waarvoor Kornuit is ingeschreven. Dat doen zij door het bovenstaande beeldmerk aan te brengen op de flesjes, kratten en kartonnen twaalfpacks voor hun bieren. Daarnaast wordt het beeldmerk gebruikt voor reclamedoeleinden. Of Lidl winst behaalt met Kordaat is voor het gebruik in het economisch verkeer niet noodzakelijk.

Verwarring

De belangrijkste vraag is of door het gebruik van het merk Kordaat verwarring bij het publiek te verwachten is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de gewone consument de twee bieren verwart of als dit gemiddeld geïnformeerde publiek de bieren wel uit elkaar kan houden, maar meent dat de producten uit dezelfde onderneming afkomstig zijn. Je moet dan bedenken dat de consument de twee bieren zelden direct vergelijkt, omdat Lidl geen Kornuit bier verkoopt. Om te beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar moeten de onderstaande vijf factoren worden afgewogen, waarbij aan de eerste twee voorwaarden voldaan moeten zijn voordat sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

• De overeenstemming van de woord- en beeldmerken Kornuit en Kordaat;
• De soortgelijkheid van de waren of diensten, in dit geval bieren en horecadiensten;
• De mate van bekendheid van Kornuit;
• Het onderscheidend vermogen van Kornuit;
• De wijze waarop Grolsch het merk Kornuit in de praktijk gebruikt.

Overeenstemming

Om te kunnen beoordelen of sprake is van overeenstemming tussen de woord- en beeldmerken van Kornuit en Kordaat moet, volgens de richtlijnen uit het Puma/Sabel arrest,  sprake zijn van een visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst. Daarbij gaat het om de totaalindruk van de gemiddelde consument die door Kornuit en Kordaat worden opgeroepen, rekening houdend met de onderscheidende en overeenstemmende bestanddelen.

Auditief, visueel of begripsmatig

Grolsch is van mening dat Kornuit en Kordaat zowel auditief als visueel op elkaar lijken omdat “de eerste drie en de laatste letter hetzelfde zijn, beiden uit zeven letters en twee lettergrepen bestaan, en de afwijkende letters een medeklinker gevolgd door twee klinkers zijn.”

Lidl verweert zich met een beroep op het begripsmatige aspect, namelijk dat Kornuit verwijst naar ‘vriend’ of ‘makker’, terwijl Kordaat ‘vastbesloten’ betekent. Lidl en Grolsch zijn het in de procedure oneens of het relevante publiek de betekenis van de twee begrippen kent. Lidl voert ter onderbouwing van het verweer resultaten aan uit een onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013, waarbij kornuit wordt herkend door 95% van de ondervraagden en kordaat door 96%. Grolsch zet daartegenover dat het herkennen van een woord nog niet betekent dat men de betekenis ervan kent. De rechter deelt deze argumentatie van Grolsch.

De rechter is van oordeel dat sprake is van geringe auditieve overeenstemming omdat de klemtoon in beide gevallen ligt op de tweede lettergreep en deze voor beide merken verschilt. De rechter motiveert uitgebreid dat de beeldmerken visueel niet overeenstemmen. De rechter benoemt daarbij de verschillen in het lettertype, het gebruik van hoofdletters, de richting, de toevoeging van het duidelijk leesbare woord pilsener, de tekening, de figuren en kleuren aan het beeldmerk Kordaat. Conclusie is dus dat overeenstemming niet wordt vastgesteld. Aan de overige vier factoren die hierboven zijn genoemd (soortgelijkheid van waren, de mate van bekendheid, het onderscheidend vermogen en de wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt), besteedt de rechter daarom geen aandacht. Supermarkt Lidl mag bier met het merk Kordaat blijven verkopen en Grolsch wordt veroordeeld in de proceskosten van €31.000.

Lidl

De marketingafdeling van Lidl heeft goed in de gaten dat het een grijs gebied is hoeveel een merk op een ander mag lijken. Zo heeft de supermarkt bijvoorbeeld ‘Vlugge Japie’ (lijkt op ‘Snelle Jelle’), chocoladekoekjes van ‘Neo’ (denk aan ‘Oreo’), tweekleurige hazelnootpasta ‘Duetti’ (niet te verwarren met ‘Duo Pennotti’) en damesartikelen met het merk ‘Siempre’ (Spaans voor Always) in de schappen. Of dit leidt tot verwarring bij de consument omdat de overeenstemming te groot is, wordt vaak niet voor de rechter uitgevochten. Zowel in het geval van Lidl, als ook bij andere bedrijven wordt het geschil vaak opgelost doordat het merk op verzoek zodanig wordt aangepast dat geen verwarring ontstaat.

Conclusie

Om in te kunnen schatten of sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE moet een ander een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten in het economisch verkeer gebruiken, waardoor gevaar voor verwarring ontstaat. De mate van overeenstemming wordt beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve of begripsmatige aspecten, waarbij rekening wordt gehouden met de normaal oplettende consument die slechts een globaal beeld heeft. Is sprake van overeenstemming dan wordt gekeken naar alle overige relevante factoren, bijvoorbeeld de waren of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, de mate van bekendheid, het onderscheidend vermogen en de wijze waarop de merken in de praktijk worden gebruikt.

Kom je tot de conclusie dat naar jouw mening sprake is van verwarringsgevaar dan is het belangrijk om bewijsmateriaal te gaan verzamelen en een sommatiebrief te sturen naar de inbreukmaker. Probeer vooraf een inschatting te maken van de kosten die jij en de andere partij moeten maken voor een eventuele procedure omdat de verliezende partij de proceskosten moet vergoeden.