Handelsnaam vs Merk

Een Portugese zakenman had een fonetisch goed klinkende en onderscheidende merknaam voor kleding, schoenen en hoofddeksels in gedachte, namelijk ‘Neymar’. De Portugees registreerde in 2012, zonder problemen, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) de merknamen ‘Neymar’, ‘Neymar Footwear’ en ‘NJR Neymar JR’. Onopgemerkt kreeg hij bescherming op de naam van de op dat moment in Brazilië voetballende Neymar da Silva Santos Junior.

Dat zijn naam als merk werd gebruikt en dat er geld mee verdiend werd, daar kwam Neymar achter toen hij nietsvermoedend zelf bij EUIPO zijn naam als merk wilde registreren. Neymar voetbalde inmiddels sinds een jaar bij FC Barcelona en werd later (in 2017) voor 222 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain.

Neymar spande een procedure aan bij het EUIPO omdat volgens artikel 2.2bis lid 2 van de Europese Uniemerkenverordening een depot nietig moet worden verklaard als de aanvrager van de registratie te kwader trouw handelde ten tijde van het deponeren van het merk. Neymar won, maar de Portugese zakenman procedeerde door bij Gerecht van de Europese Unie.

Het Gerecht komt, na een jarenlange procedure, tot de conclusie dat de merkaanvraag te kwader trouw is verricht. De Portugees zou op de hoogte zijn dat Neymar een groot talent was omdat hij al jaren in het Braziliaanse elftal speelde en de Europese pers al lang over deze ‘rising star’ publiceerde. De zakenman zou geen ander motief hebben dan misbruik willen maken van de bekendheid van de voetballer om er voordeel uit te trekken.

Niet alleen als je zo bekend bent als Neymar is het slim om een merk in te schrijven, maar ook voor jou met een kleine of startende onderneming kan het verstandig zijn om op enig moment een merk in te schrijven in de daarvoor bestemde registers. Wat juridisch gezien een merk is en welke afweging je kunt maken om een merk in te schrijven komt in dit artikel aan bod.

Niet alleen een handelsnaam?

Zonder twijfel heb je de afgelopen periode veel tijd, energie en geld in je onderneming gestoken en daarmee gewerkt aan je goede naam. De waarde die je hiermee hebt gecreëerd door je product of dienst een plek te geven in het hoofd van je doelgroep, komt tot uiting in de naam van je bedrijf, het logo of in het product of de dienst van jouw onderneming. Je wil vanzelfsprekend niet dat een ander daarvan profiteert.

Door het rechtmatig voeren van de handelsnaam in het economisch verkeer heb je enige bescherming op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Hier zie je direct de eerste beperking, namelijk dat alleen de handelsnaam, de naam waaronder de onderneming wordt gedreven, beschermd wordt. Voor figuratieve elementen, zoals een logo, is geen plaats. Hoewel artikel 5 bescherming biedt aan beschrijvende handelsnamen, kleven er noemenswaardige beperkingen aan de bescherming op grond van de Handelsnaamwet. De oudere handelsnaam wordt bijvoorbeeld enkel beschermd als een later gevoerde handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt. De bescherming is verder beperkt tot de bescherming binnen dezelfde branche en hetzelfde geografisch gebied. Tot slot heb je in een vorig artikel gelezen dat in geval van een juridische procedure voor de rechter de proceskosten hoog kunnen oplopen.

Als je een unieke, niet beschrijvende naam hebt bedacht voor je product, dienst of onderneming of als je een creatief logo of pakkende slogan hebt bedacht en je wil dit gebruiken om de producten of diensten te onderscheiden van die van anderen, dan is een merk een goede keuze. Een merk geeft een consument belangrijke zekerheden. Merken geven herkenbaarheid, vertrouwen en hebben een symbolische functie. Voorbeelden van krachtige merken zijn de slogans van Q Music (Q is good for you), Auping (Auping nights, better days) of KitKat (have a break, have a KitKat). Met een merkenrecht heb je, uitzonderingen daar gelaten, het alleenrecht op het gebruik van het merk. Het geeft je het recht om juridische stappen te ondernemen tegen het gebruik van het merk door derden. Met behulp van een kostencalculator kan je vaststellen dat tien jaar bescherming van een merk begint bij een kleine investering van €244,- exclusief btw.

Wat is een merk?

Ons ‘nationale’ merkenrecht is geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE). Een merk is een teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, aldus artikel 2.1 BVIE.

Het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van het merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Wil je in een groter gebied bescherming dan kan je jouw merk inschrijven bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de EU (EUIPO) of zelfs internationaal. Inschrijving maakt het voor jou en je concurrent mogelijk om de verkregen bescherming zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Je kunt optreden tegen later gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens voor gelijke, soortgelijke of soms zelfs niet-soortgelijke waren of diensten. Kom je hier binnen twee maanden na publicatie van het depot achter dan bespaar je een hoop geld aan gerechtelijke procedures omdat een administratieve oppositieprocedure bij het BBIE veel goedkoper is.

Als je een merk wil registreren, moet je aangeven voor welke waren (producten) of diensten je het merk wil gaan gebruiken. Deze waren en diensten zijn ingedeeld volgens de internationaal gebruikte standaard (de Classificatie van Nice). Het BBIE toetst vervolgens of de aanvraag voor de merkregistratie voldoet aan de wettelijke regels. Zoals blijkt uit artikel 2.1 BVIE moet een teken onderscheidend zijn om in aanmerking te komen voor bescherming. Het gaat om de totaalindruk van het publiek met betrekking tot de woord- of beeldelementen. Als de consument het merk opvat als een algemene beschrijving van de producten of diensten dan is geen sprake van onderscheidend vermogen. De ratio achter dit uitgangspunt is dat je geen monopolie mag krijgen op een algemene beschrijving. Een voorbeeld waarbij het Hof van Justitie van de EU bepaalde dat het merk te beschrijvend was, en daarom geweigerd werd, is ‘Biomild’ voor Yoghurt. Bio is de afkorting van biologisch en mild zegt iets over de smaak.

De meeste aanvragen bij het BBIE voor individuele merken hebben betrekking op woordmerken en zuivere beeldmerken. Zuivere beeldmerken zijn logo’s of etiketten die geen tekst bevatten. Een combinatie van beeld- en woordelementen is ook toegestaan. Zoals je kunt lezen in artikel 2.1 BVIE zijn ook andere soorten merken mogelijk, denk aan vormen (verpakking van Toblerone ), enkelvoudige of gecombineerde kleuren (KLM-blauw), klanken (Tarzan), patronen (Louis Vuitton), positiemerken (Bugaboo: Label met twee aangrenzende oppervlakten in zwart en wit op de kap van de kinderwagen) en sinds kort ook multimediamerken en hologrammen.

Afsluiting

Over de beschermingsomvang van het merk is een hoop te vertellen. De beschermingsomvang van een merk is groter dan die van een handelsnaam en bovendien heb je met inschrijving van een merk direct bescherming binnen de hele Benelux. Zoals al blijkt uit het bovenstaande kleven er aan de handelsnamen beperkingen die opgevangen kunnen worden door een merk in te schrijven in de merkenregisters. De belangrijkste beperking van een merk in vergelijking met een handelsnaam is dat het niet beschrijvend mag zijn.

En tot slot, Neymar is niet de enige die te maken had met een derde die zijn merk probeert te kapen. In Nederland hebben Roy Donders en Epke Zonderland al geprocedeerd tegen ‘een depot te kwader trouw’.