Depot te kwader trouw

Ik heb al eens geschreven dat merkbescherming alleen ingeroepen kan worden als het teken is ingeschreven bij een merkenbureau. Toch bevat artikel 2.2bis lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) een beschermingsbepaling voor het geval jij je teken niet hebt ingeschreven, maar wel gebruikt. Als een ander, bijvoorbeeld jouw concurrent, het teken dat jij gebruikt aanvraagt als merk, kan onder bepaalde omstandigheden sprake zijn van een zogenoemd depot te kwader trouw. 

Definitie te kwader trouw

De Europese Merkenrichtlijn en het BVIE bevatten geen definitie van te kwader trouw. Beiden bevatten simpelweg een bepaling dat een merk nietig kan worden verklaard als de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Om uit te leggen wat een depot te kwader trouw inhoudt, wordt in dit artikel besproken wat het Hof van Justitie verstaat onder het begrip. Deze uitleg geldt binnen de hele Europese Unie.

Depo te kwader trouw en chocoladepaashazen

In een zaak over chocoladehazen gaf het Hof van Justitie in 2009 voor het eerst invulling aan het begrip te kwader trouw. In Oostenrijk en Duitsland worden sinds 1930 chocoladepaashazen verkocht door Franz Hauswirth (afbeelding rechts). Lindt & Sprungli heeft in 2000 een driedimensionale vorm van een chocoladehaas (afbeelding links) gedeponeerd waarvan de vorm erg lijkt op die van Franz Hauswirth. Franz Hauswirth is van mening dat Lindt & Springli te kwader trouw is geweest bij de indiening van de aanvraag van het merk. 

Voorgebruik depot

Ten eerste moet er voor een geslaagd beroep op te kwader trouw sprake zijn van voorgebruik door de partij die zich beroept op de beschermingsbepaling. Van normaal voorgebruik is bijvoorbeeld sprake als de gebruiker al langere tijd een met het aangevraagde merk overeenstemmend teken ‘als merk’ gebruikt. Dat betekent dat de voorgebruiker het teken gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, maar dat hij het teken dus niet heeft ingeschreven bij BOIP of EUIPO. Dit was het geval in de chocoladehazenzaak. Het kan ook zijn dat de gebruiker een handelsnaam al langer gebruikt.

Te kwader trouw aanvragen

Vervolgens moet beoordeeld worden of de deposant of de aanvrager te kwader trouw is geweest bij de indiening van de aanvraag van het merk. Als sprake is van gelijke of soortgelijke waren of diensten en er is sprake van verwarringsgevaar dan moet bij de beoordeling of sprake is van te kwader trouw rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag. Je kunt denken aan:

1) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan;

2) de bekendheid die het teken van de derde en van de aanvrager heeft;

3) de bedoeling van de aanvrager om de gebruiker uit te sluiten van de markt. 

Uitspraak Hof van Justitie

Het Hof van Justitie heeft niet stilgezeten sinds 2009. Op 12 september 2019 werd geoordeeld over een vordering tot nietigheidverklaring tussen Stylo & Koton. Het ging in deze zaak, behalve om kleding, om reclame en transport enerzijds en schoeisel en accessoires anderzijds. Op basis van de chocoladehazenuitspraak kon dit niet tot te kwader trouw leiden omdat de diensten, anders dan kleding, waarvoor deze merken waren ingeschreven te veel zouden verschillen en juist in de chocoladehazenzaak was beslist dat het moest gaan om (soort)gelijke waren of diensten.  Het Hof van Justitie bepaalde tien jaar later in de zaak Stylo & Koton dat te kwader trouw ook kan voorkomen als de waren of diensten niet soortgelijk zijn. De beoordeling vindt in dat geval nog steeds plaats aan de hand van alle feitelijke omstandigheden van het geval, waarbij er bijvoorbeeld gekeken kan worden naar de chronologie van alle omstandigheden, oneerlijke (commerciële) houding en de context waarin het merk gebruikt wordt. 

Op 29 januari 2020 heeft het Hof van Justitie aanwijzingen gegeven voor het geval een deposant een merk deponeert, het merk vervolgens niet gebruikt en ook geen plannen heeft het merk in de toekomst voor de aangevraagde waren of diensten te gaan gebruiken. Specifiek was de vraag of dit depot vatbaar is voor nietigheid op grond van te kwader trouw. In deze zaak stonden de woordmerken Sky en Skykickcentraal. Sky heeft het woordmerk voor een groot aantal waren en diensten ingeschreven, maar de kernactiviteiten richten zich op televisie-uitzendingen en telefonie. Skykick is nu van mening dat sprake is van kwade trouw omdat Sky geen voornemen had om het merk te gebruiken voor alle waren en diensten waarvoor de aanvraag was gedaan.  Het Hof van Justitie heeft bepaald dat sprake kan zijn van te kwader trouw als de aanvrager het merk niet gebruikt voor de aangevraagde waren of diensten en enkel de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met eerlijke gebruiken.

Consequentie aanvraag

Als sprake is van normaal voorgebruik en de deposant was bij de aanvraag te kwader trouw dan kunnen de merkenbureaus de merkinschrijving nietig verklaren. Iedereen kan op grond van artikel 2.30 bis BVIE de nietigheid vorderen. Je mag het merk niet vijf jaar gedogen, maar verder gelden geen termijnen. Het is goed om je te realiseren dat wanneer je een vordering instelt, je ook moet aantonen dat de aanvrager te kwader trouw handelde. Als een merk nietig wordt verklaard door BOIP of het EUIPO wordt het merk  doorgehaald in de registers. De consequentie is dat het merk geacht wordt nooit te hebben bestaan.

Te goeder of te kwader trouw

Als je een teken te goeder trouw gebruikt en je hebt dit teken niet als merk ingeschreven bij BOIP of EUIPO en je ontdekt dat een ander een overeenstemmend merk gebruikt, dan kun je daartegen optreden als de aanvraag van de ander te kwader trouw is gedaan. Of sprake is van kwader trouw wordt beoordeeld aan de hand van alle feitelijke omstandigheden van het geval. Je kunt denken aan het feit dat de ander wist of behoorde te weten dat jij het teken te goeder trouw gebruikt, hoe lang je het teken gebruikt, de bekendheid van het teken, het doel dat de aanvrager heeft bij het depot, de (on)eerlijke houding van de ander, de context waarbinnen het teken en het merk worden gebruikt en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.

Als naar jouw mening sprake is van een depot te kwader trouw dan kun je de andere partij verzoeken het depot in te trekken of je kunt vorderen dat het merkenbureau het depot nietig verklaart omdat de aanvraag te kwader trouw is gedaan. De consequentie is dat het merk wordt doorgehaald en dat de inschrijving wordt geacht nooit te hebben bestaan. Ben je dus vergeten je merk in te schrijven, of heb je er in deze Coronacrisis geen geld voor (over), weet dat het gebruik van het teken nog enige bescherming zou kunnen bieden! Ons advies voor na deze Coronatijd? Inschrijven! Weet je niet hoe? Neem dan contact op via de onderstaande knop.